Por: Xingjian «Jeff» Zhao | Socio Díaz, Reus y Targ, LLP
«A pesar de las recientes tensiones políticas y las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, es reconfortante ver que estas tácticas de litigio depredador no se refugiarán en nuestro sistema judicial».
Michael Diaz, Jr. | Socio gerente global Díaz, Reus y Targ, LLP
En medio de las recientes e intensas tensiones entre los EE. UU. y China, Díaz, Reus y Targ, LLP («DRT») obtuvo una victoria sin precedentes para seis negocios chinos de comercio electrónico en un tribunal de Chicago. Dirigido por el socio gerente global de la firma, Michael Diaz, Jr. y el Socio Xingjian «Jeff» Zhao, el equipo de disputas de propiedad intelectual de DRT, prevaleció en un litigio multimillonario por infracción de marca registrada a nivel federal, asegurando la desestimación total y final con perjuicio de la demanda, por un proceso de citación insuficiente bajo el Convenio sobre la Notificación en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Asuntos Civiles y Comerciales («Convención de La Haya»). La demanda fue presentada contra los seis comerciantes de AliExpress y otros novecientos vendedores en plataformas de comercio electrónico, por Luxottica Group SpA, el fabricante italiano de gafas detrás de las marcas «Ray-Ban» y «Oakley», y su filial estadounidense (colectivamente, «Luxottica»).
En esta decisión sin precedente alguno, el juez federal del distrito norte de Illinois, Joan B. Gottschall, comenzó observando que “[en] los últimos cinco años, este [Presidente] ha presidido varios casos similares presentados contra operadores de dominios y mercados en línea radicados en China, quienes presuntamente venden productos falsificados. En todos los casos, excepto en este, ningún acusado se presentó, y finalmente se emitió un fallo por incumplimiento». Durante el mismo período, decenas de otros demandantes de marcas registradas han acorralado a decenas de miles de minoristas, principalmente con sede en China, en demandas federales en EE. UU. por infracción de marcas registradas. Aprovechando la asimetría de información entre los dos países, los demandantes generalmente solicitan más de $2 millones en daños, la máxima indemnización legal bajo la Ley Lanham, de cada acusado por cada supuesta violación basada en reclamos de base sobre la infracción de marcas comerciales registradas de comercios electrónicos. La estrategia de los demandantes generalmente gira en torno a mantener los activos de los demandados retenidos mediante la presentación de solicitudes controvertidas para obtener órdenes de medidas cautelares temporales («TRO») y mandamiento judicial preliminar. Luego de la presentación del incumplimiento, todos los activos congelados de los vendedores de comercio electrónico se asegurarán a los demandantes para indemnizar un juicio estatutario de varios millones de dólares por infracción intencional de marcas registradas.
DRT prevaleció al obtener para sus seis clientes, una desestimación con prejuicio, a pesar de tener que navegar a través de lo que ya era un campo de minas legales creadas por las presentaciones previas y no disputadas de unas medidas cautelares y una orden judicial preliminar a favor de Luxottica, previa representación por parte de DRT. Por lo general, en los litigios civiles en los EE. UU., el proceso de notificación judicial a una corporación china debe hacerse de acuerdo con las estrictas formalidades de la Convención de La Haya, acuerdo que, tanto los EE. UU. como China, firmaron y ratificado hace décadas. Luxottica afirma haber citado a los seis acusados enviando, sin más, «la demanda, la citación y la notificación de las medidas cautelares temporales a [sus] respectivas direcciones de correo electrónico [,]»que AliExpress proporcionó a Luxottica en virtud de la TRO emitida anteriormente por el Tribunal. DRT solicitó se descartaran todos los cargos por diversas razones.
En relación con el tema del emplazamiento, para determinar si la citación efectuada a una parte extranjera, en virtud de la Convención de La Haya es legal, la Corte Suprema de los Estados Unidos requiere que los tribunales federales «se refieran a la ley interna del estado del foro». El equipo de defensa de DRT señaló que sus seis clientes, entidades corporativas ubicadas en China continental, no pueden ser citados por correo electrónico, debido a la objeción categórica de China a la citación por canales postales en virtud del Artículo 10 (a) de la Convención de La Haya, así como de conformidad con la legislación nacional china que prohíbe a los demandantes en procesos extranjeros utilizar cualquier método de citación que pueda eludir la participación de las autoridades locales de la República Popular de China. El artículo establece que la citación puede efectuarse por correo o por medio de un funcionario del estado destino, si el estado de destino no se opone.
El Tribunal estuvo de acuerdo con el análisis de DRT sobre la legislación nacional china, en virtud del artículo 277 del Código de Procedimiento Civil de la República Popular China, que prohíbe a cualquier «agencia o persona extranjera» cumplir el proceso dentro de ese país «sin el consentimiento de las autoridades a cargo de la República Popular de China.» Dicho consentimiento, a su vez, solo puede obtenerse siguiendo las formalidades procesales establecidas en el Convenio de La Haya.
Igualmente, el Tribunal estuvo de acuerdo con DRT y sus clientes al concluir, luego de obtener extensa información, que está «persuadido por los casos [citados por los acusados] que tratan las objeciones [a) de la Regla 10(a) de China [en contra de permitir cualquier citación por canales postales bajo el Convenio de La Haya] como servicio de exclusión por correo electrónico. Debido a que el correo electrónico pasaría por alto los métodos de citación permitidos por la Convención de La Haya, la Convención lo evita como inconsistente” dado que China se opone categóricamente a todos los métodos de citación contemplados en el Artículo 10 de la Convención de La Haya, y la operación del Artículo 10 depende de la no objeción del estado del foro, la Corte, citando casos, sostuvo que «las objeciones de China son sustancialmente en forma de objeciones y que los tribunales han determinado imposibilitarla citación por correo electrónico. Estos incluyen objeciones comunicadas por Suiza, Alemania y México. Las objeciones de China también impiden la citación por correo electrónico «.
Dejando a un lado estas cuestiones, Luxottica también intentó cuestionar la aplicabilidad de la Convención de La Haya como tal, alegando que la Convención no debería aplicarse ya que, aparentemente, no conocía las direcciones físicas de los acusados. La corte rápidamente rechazó este argumento por no entender el punto. Citando una larga lista de autoridades, la corte sostuvo que la Convención de La Haya debería aplicarse claramente. De hecho, “[un] demandante no puede cerrar los ojos a lo obvio para evitar la citación a través de la Convención de La Haya; el demandante debe hacer esfuerzos diligentes razonables para conocer la dirección postal del demandado”. Luxottica no ha podido hacerlo en este caso. A pesar de todas las dudas de Luxottica sobre su incapacidad para descubrir las direcciones de los demandados, las reclamaciones que inicialmente llevaron a la emisión de una TRO que había permitido la citación por correo electrónico, “la evidencia presentada por los acusados en apoyo de su moción de desestimación, muestra que los demandantes descuidaron mencionar una importante fuente de información los recibos de los productos, supuestamente falsificados que los demandantes compraron, tienen direcciones de devolución en China».
Los demandantes no pueden darle una vuelta final a la Convención de La Haya, intentando, según el Tribunal, «transfiriendo la carga de la prueba al debido proceso de citación de los acusados, culpándolos por no representar explícitamente que las direcciones de retorno son válidas para el proceso de citación». «El simple hecho de poseer una supuesta «sospecha generalizada sobre la validez de una dirección, no la hace «desconocida» en virtud del Convenio de Notificación de La Haya. . . . el hecho de que los acusados supuestamente ofrezcan productos falsificados para la venta no significa que, automáticamente, todas las direcciones enumeradas de ellos sean inválidas o que estén evadiendo el proceso de notificación legal”.
Poco después de emitirse el dictamen, el Tribunal rechazó la moción de reconsideración de Luxottica. El juez Gottschall también aprobó la posición de DRT en varios otros asuntos importantes planteados por la firma, en nombre de sus clientes durante una sesión informativa sobre la moción de desestimación. «La TRO dio a los demandantes razones suficientes para creer que la forma de citación autorizada era adecuada, pero, como muchas de esas órdenes en casos similares, se obtuvo ex parte y bajo sello [,]», señaló el Tribunal. Después de evaluar los argumentos y las pruebas presentadas por el equipo de defensa de DRT en nombre de los vendedores de comercio electrónico, el Tribunal concluyó que la porción de las medidas cautelares provisionales que permitían la citación vía correo electrónico «no serían sostenibles bajo un proceso contencioso.
El 15 de enero de 2020, el Tribunal desestimó el caso con respecto a todos los clientes de DRT, con prejuicio. La opinión del Tribunal que otorga la moción de destitución es una de las pocas decisiones elegidas para su publicación oficial en el Suplemento Federal del Sistema Nacional de Reporteros de los Estados Unidos, bajo Luxottica Group S.p.A. vs. Partnerships & Unincorporated Associations Identifed on Schedule «A», 391 F. Supp. 3d 816 (N.D. Ill.2019). El caso de DRT también ha sido seleccionado como el «caso del día» por Letters Blogatory, una publicación de primer nivel sobre temas de derecho procesal transnacional y estadounidense, según lo reconocido por el Colegio de Abogados de los Estados Unidos. Significativamente, el éxito de DRT en este litigio ya ha repercutido en la ley en los Estados Unidos, con los tribunales de distrito federales, en otros estados llegando a las mismas conclusiones, luego de adoptar los principios de la opinión del juez Gottschall originalmente presentado por DRT. Ver, por ejemplo, Anova Applied Elecs., Inc. vs. Hong King Group, Ltd., No. CV-17-12291-FDS, 2020 WL 419518, at *1 (D. Mass. 24 de enero de 2020) (tenencia que «el Convenio de La Haya prohíbe «la citación de los acusados vía correo electrónico [con sede en China]»).
Puede acceder a una copia completa de la opinión publicada de Westlaw, junto con los escritos de desestimación, aquí. El asunto fue escuchado ante el Honorable Juez Joan B. Gottschall, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, Caso No. 1: 18-cv-02188.
“… ¡El mundo es ya tan perverso que los reyezuelos se atreven a picotear donde no alcanzarían las águilas!” William Shakespeare, Ricardo III, acto 1, escena 3.
